對權利要求書的修改主要包括:通過增加或變更獨立權利要求的技術特征,或者通過變更獨立權利要求的主題類型或主題名稱以及其相應的技術特征,來改變該獨立權利要求請求保護的范圍;增加或者刪除一項或多項權利要求;修改獨立權利要求,使其相對于最接近的現有技術重新劃界;修改從屬權利要求的引用部分,改正其引用關系,或者修改從屬權利要求的限定部分,以清楚地限定該從屬權利要求請求保護的范圍。對于上述修改,只要經修改后的權利要求的技術方案已清楚地記載在原說明書和權利要求書中,就應該允許。
對于含有數值范圍技術特征的權利要求中數值范圍的修改,只有在修改后數值范圍的兩個端值在原說明書和/或權利要求書中已確實公開的前提下,才是允許的。例如,權利要求的技術方案中,某溫度為20℃—90℃,對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別是其所公開的相應的溫度范圍為0℃—100℃,該文件還公開了該范圍內的一個特定值40℃,因此,審查員在審查意見通知書中指出該權利要求無新穎性。如果發明專利申請的說明書或者權利要求書還記載了20℃—90℃范圍內的特定值40℃、60℃和80℃,則允許申請人將權利要求中該溫度范圍修改成60℃—80℃或者60℃—90℃。
如果在原說明書和/或權利要求書中沒有公開某特征的原數值范圍的其他中間數值,而鑒于對比文件公開的內容或者鑒于當該特征取原數值范圍的某部分時發明不可能實施,在該發明申請排除所述部分后具有新穎性和創造性的前提下,允許用具體“放棄”(Disclaimer)的方式,從一個數值范圍較寬的權利要求中排除該部分,使權利要求從整體上看來,覆蓋具有明顯排除該部分的一個確定的保護范圍。例如,要求保護的技術方案中某一數值范圍為X1=600~10000,對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別僅在于其所述的數值范圍為X2=240~1500,因為X1與X2部分重疊,故該權利要求無新穎性。但是,允許用具體“放棄”的方式對X1進行修改,排除X1中與X2相重疊的部分,即600~1500,為此,可以將要求保護的技術方案中該數值范圍修改為X1>1500至X1=10000。然而將X1=600~10000修改成X1=1500~10000是不允許的,因為數值1500未在原說明書和權利要求書中確實公開過。
(3)變更獨立權利要求的主題類型、主題名稱及相應的技術特征,以克服原獨立權利要求類型錯誤或者缺乏新穎性或創造性等缺陷。只要變更后的獨立權利要求所述的技術方案已清楚地記載在原說明書中,就可允許這種修改。
(4)刪除一項或多項權利要求,以克服原第一獨立權利要求和并列的獨立權利要求之間缺乏單一性,或者兩項權利要求具有相同的保護范圍而使權利要求書不簡要,或者權利要求未以說明書為依據等缺陷,這樣的修改不會超出原權利要求書和說明書記載的范圍,因此是允許的。
(5)將獨立權利要求相對于最接近的現有技術正確劃界。這樣的修改不會超出原權利要求和說明書記載的范圍,因此是允許的。
(6)修改從屬權利要求的引用部分,改正引用關系上的錯誤,使其準確地反映原說明書中所記載的實施方式或實施例。這樣的修改不會超出原權利要求書和說明書的記載范圍,因此是允許的。
(7)修改從屬權利要求的限定部分,清楚地限定該從屬權利要求的保護范圍,使其準確地反映原說明書中所記載的實施方式或實施例,這樣的修改不會超出原說明書和說明書的記載范圍,因此允許。
上面對權利要求書允許修改的幾種情況作了說明,由于這些修改符合專利法第三十三條規定,因而是允許的。但經過上述修改后的權利要求書是否符合專利法及其實施細則的其他所有規定,還有待審查員對其進行繼續審查。對于答復審查意見通知書時所作的修改,審查員要判斷修改后的權利要求書是否已克服了審查意見通知書所指出的缺陷,這樣的修改是否造成了新出現的其他缺陷;對于申請人所作出的主動修改,審查員要判斷該修改后的權利要求書是否存在不符合專利法及其實施細則規定的其他缺陷。
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