2011年1月，**國聯(lián)公司授權被告**蓋亞餐飲管理有限公司10年內(nèi)在上海、浙江使用其MeetFresh(鮮芋仙)商標等經(jīng)營10家以內(nèi)店鋪，并約定了商標標識、原物料等的采購渠道。同年12月，原告**餐飲管理(上海)有限公司獲得該商標在中國大陸的獨占使用權。2013年1月，原告在被告店鋪公證購買爆米花，桶身上有鮮芋仙圖文標識，并顯示由**日冠食品有限公司生產(chǎn)。藝*貿(mào)易(上海)有限公司(該公司與原告、**國聯(lián)公司的法定代表人相同)曾向被告銷售爆米花貼紙、爆米花盒、爆米花塑料桶等，原告稱系經(jīng)其指定。

原告以被告**仙門店銷售的爆米花應由**國聯(lián)公司或原告直接提供為由，認為被告自行生產(chǎn)或自他人處購買侵犯了其商標權，起訴要求被告停止侵權、賠償損失10萬元。

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告根據(jù)合同約定有權生產(chǎn)涉案注冊商標的爆米花;原告曾指定關聯(lián)公司向被告銷售過爆米花貼紙、塑料桶等，可見并非如原告所稱應由其提供成品爆米花。即便被告違反關于商標使用方式及進貨渠道的約定，也并不因此構成商標侵權，故判決駁回原告的訴訟請求。原告不服上訴，上海市第一中級人民法院于2014年9月16日判決駁回上訴，維持原判。

【不同觀點】

原告認為，被告雖與商標注冊人之間存在特許經(jīng)營合同關系，但其被授權使用涉案商標自行生產(chǎn)的商品是指芋圓、豆花等，而爆米花則一向由商標注冊人或其指定廠商直接提供。在特許經(jīng)營合同履行過程中，商標注冊人或原告從未確認過被告可以自行生產(chǎn)或委托他人生產(chǎn)爆米花。現(xiàn)被告銷售的爆米花由未經(jīng)許可的案外人生產(chǎn)，其商標使用行為容易導致消費者對商品來源產(chǎn)生混淆，誤認為該爆米花由商標注冊人或原告生產(chǎn)，因此侵犯了原告對該商標享有的獨占許可使用權。

被告認為，本案糾紛的產(chǎn)生原因是商標注冊人將同一商標先后許可給不同主體。被告先于原告獲得商標注冊人的授權，原告在明知的情況下仍與商標注冊人簽訂獨占許可合同，可見其默認了被告獲得的商標使用許可。若原告認為被告無權使用該商標，應向商標注冊人主張相應權利。

某學者認為，被許可人使用注冊商標不當時，有可能違反特許經(jīng)營合同約定而承擔違約責任，主要看其是否違反了特許經(jīng)營合同的約定;也有可能構成未經(jīng)許可使用他人注冊商標而應承擔侵權責任，主要應看該行為是否會造成商品來源的混淆;還有可能構成兩種責任的競合。若根據(jù)特許經(jīng)營合同中關于商標許可使用的具體約定，被特許人僅有權銷售使用特許商標的商品，而無權自行生產(chǎn)，則其自行生產(chǎn)或委托他人生產(chǎn)的行為構成未經(jīng)許可使用他人注冊商標，易造成消費者對商品來源的混淆，構成商標侵權。但若被特許人的權限包括生產(chǎn)使用該注冊商標的商品，則被特許人的行為屬于經(jīng)商標注冊人許可的使用，不符合商標侵權行為的構成要件。即便違反了關于進貨渠道的約定，也系違反了與特許人之間的合同約定，并不因此構成商標侵權。

【法官回應】

被特許人違反商標使用約定不一定構成商標侵權

1.被特許人違約責任與商標侵權責任的區(qū)分

特許經(jīng)營合同中，商標許可使用條款一般包括許可使用的期間、地域范圍、商標的使用方式等。被特許人應在特許經(jīng)營合同約定范圍內(nèi)，規(guī)范使用被許可使用的注冊商標。但實踐中，被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍，其情形主要包括：(1)超越授權的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標;(2)未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標對外銷售;(3)特許經(jīng)營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標。

被特許人實施的上述行為中，第一種行為違反了特許經(jīng)營合同關于商標使用的商品范圍或地域范圍的約定，因此構成違約。至于該行為是否構成商標侵權，目前尚存在爭議。一種觀點認為，被特許人在約定的商品范圍或許可地域外使用特許商標時，屬于未經(jīng)許可的使用，構成商標侵權。如1986年美國紐約南部地區(qū)法院審理的創(chuàng)新**拉契藝術品公司訴**達電子公司案以及1993年佛羅里達州南部地區(qū)法院審理的**特電子公司訴**坎公司案中，法院認為，商標許可權是指商標權人(特許人)允許被特許人在約定的期限、范圍內(nèi)按一定條件使用其商標，如果被特許人未能依照特許合同的約定，在合同約定的地域或商品之外使用特許商標，則特許人不僅有權向法院提起商標侵權訴訟，還可依據(jù)特許合同追究被特許人的違約責任。另一種觀點則認為，注冊商標被核準使用的地域范圍為全國范圍，我國商標法并未規(guī)定商標權可以由注冊人自己控制或限定在某個區(qū)域內(nèi)有效。因此，當被特許人超出合同約定的地域范圍使用特許商標時，違反的是合同約定，并不構成商標侵權。筆者認為，限定商標使用區(qū)域屬于特許經(jīng)營性質(zhì)的約定，當被特許人有權使用特許商標而僅僅超出地域范圍時，其提供的商品并不會產(chǎn)生來源混淆問題，只是流通渠道違反了合同約定，侵害的客體是合同權而非商標權，被特許人應承擔違約責任。當被特許人超出許可使用的商品范圍時，屬于未經(jīng)許可的使用，構成商標侵權。

被特許人的第二種行為違反了特許經(jīng)營合同關于進貨渠道的約定，故構成違約，是否構成商標侵權則需據(jù)合同約定不同而定。根據(jù)商標使用方式的不同，特許經(jīng)營可分為兩種類型：一種是銷售型的特許經(jīng)營，即被特許人僅有權銷售特許人提供的商品而無權自行生產(chǎn)，雙方關于商標使用約定的重要內(nèi)容是使用有注冊商標商品的進貨渠道、銷售范圍等。此時，就商品上的商標而言，被特許人并未進行商標法意義上的使用，當然，被特許人根據(jù)合同的約定一般有權使用特許人的服務商標。另一種是生產(chǎn)并銷售型的特許經(jīng)營，即被特許人使用特許人的注冊商標生產(chǎn)商品后對外銷售，雙方關于商標使用約定的重要內(nèi)容是商標標識、原材料等的進貨渠道等。若系銷售型特許經(jīng)營，由于被特許人無權使用特許商標生產(chǎn)商品，故其自行生產(chǎn)或自第三人處購買的商品與特許人并無關聯(lián)，其行為易導致消費者誤認為該商品與特許人有關，符合商標侵權的構成要件。此時被特許人應承擔的責任屬于侵權責任與違約責任的競合，特許人有權選擇要求被特許人承擔違約責任還是侵權責任。若系生產(chǎn)并銷售型特許經(jīng)營，鑒于被特許人使用注冊商標對商品來源進行指示有合法依據(jù)，而合同關于商標標識及原材料的約定更多是出于品質(zhì)保證的目的，故即便原材料或商標標識的進貨渠道違反了合同約定，也僅構成違約，并不因此構成商標侵權。

第三種行為違反了特許經(jīng)營合同關于商標使用期間的約定，構成違約。同時鑒于特許經(jīng)營合同已經(jīng)終止，則被特許人使用許可人的注冊商標已無合法依據(jù)，屬于未經(jīng)許可的使用，故同時也構成商標侵權。

2.本案被告行為不構成商標侵權

違約責任基于合同產(chǎn)生，行為人要承擔的是違反合同的約定義務而產(chǎn)生的責任，而侵權責任是基于行為人違反其法定義務而產(chǎn)生的責任。二者雖可能構成競合，但鑒于法律關系特征不同，當被特許人違反合同關于商標使用的約定時，并非一概構成商標侵權，而應根據(jù)商標侵權特征對被特許人的具體使用行為進行分析認定。本案中，被告以其系根據(jù)特許經(jīng)營合同使用被控侵權商標為由進行抗辯，原告則認為被告僅有權銷售商標權人提供的鮮芋仙爆米花，故涉案特許經(jīng)營的類型成為最大的爭議焦點。

根據(jù)商標注冊人與被告簽訂的特許經(jīng)營合同，開篇即約定被告有權“使用”涉案鮮芋仙商標。從字面意義上看，就鮮芋仙爆米花而言，該“使用”應然包括生產(chǎn)并銷售，故原告認為僅指銷售并無依據(jù)。根據(jù)合同關于特許商標使用方式的具體約定，對被告購買印有商標的容器等物(即注冊商標標識)、機器設備、原物料的渠道進行了規(guī)定，據(jù)此可以認定被告有權利用這些機器設備、原物料及注冊商標標識生產(chǎn)特許商品，而非僅僅有權銷售。此外，根據(jù)查明的事實，被告曾向商標權人的關聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶，而原告也稱被告的該行為系經(jīng)其指定，可見合同的實際履行情況也與約定一致，并非如原告所稱商標權人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此，本案特許經(jīng)營屬于生產(chǎn)并銷售型而非單純銷售型，在合同約定的期限內(nèi)，被告有權在其門店內(nèi)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花并對外銷售，其行為不構成商標侵權。

當然，被告自認其銷售的爆米花由案外人生產(chǎn)，而特許經(jīng)營合同則約定，無論是商品還是注冊商標標識、機器設備、原物料等，除非經(jīng)特許人同意或指定，被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買。可見，被告的行為可能違反了合同約定，特許人有權起訴追究被告的違約責任。然而，正如前所述，特許人對商標標識、原物料、機器設備等物品進貨渠道及相關條件的限定，屬于對被告履行合同義務具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與特許人之間因合同關系產(chǎn)生的爭議，并不因此而構成商標侵權。