上海市高級(jí)人民法院

民事判決書(shū)

　　（2005）滬高民三（知）終字第137號(hào)

　　上訴人（原審原告）上海弘奇食品有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)益華路88號(hào)。

　　法定代表人林世熙，該公司執(zhí)行經(jīng)理。

　　委托代理人李侃侃，上海市元照律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人傅文園，上海市華誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審被告）上海西門(mén)町服裝有限公司，住所地上海市淮海中路768號(hào)。

　　法定代表人張益平，該公司招商部經(jīng)理。

　　委托代理人孫慧，該公司職員。

　　委托代理人毛仁德，該公司職員。

　　上訴人上海弘奇食品有限公司因商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案，不服上海市第一中級(jí)人民法院（2005）滬一中民五（知）初字第225號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，于2005年12月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人上海弘奇食品有限公司的委托代理人李侃侃、傅文園，被上訴人上海西門(mén)町服裝有限公司的委托代理人孫慧、毛仁德到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審法院經(jīng)審理查明：1995年2月21日，弘奇食品有限公司（臺(tái)灣）經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱商標(biāo)局）核準(zhǔn)注冊(cè)擻晌淖幀壩籃汀薄⑵匆糇幟浮YUNG HO“及圖形”草帽臉“構(gòu)成的組合商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)證為730628號(hào)，核定使用商品為第30類：豆?jié){、米漿、茶、烏龍茶、豆花，冰淇淋，注冊(cè)有效期限自 1995年2月21日至2005年2月20日。2001年12月30日，此商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓于永和國(guó)際發(fā)展有限公司（美國(guó)）。2004年11月9日，商標(biāo)局核準(zhǔn)系爭(zhēng)商標(biāo)續(xù)展注冊(cè)有效期自2005年2月21日至2015年2月20日。

　　原告成立于2000年9月26日，其經(jīng)營(yíng)范圍為：食品、食品設(shè)備、五金、建材、百貨的銷售，干點(diǎn)、鹵味半成品的加工，室內(nèi)設(shè)計(jì)、裝潢及其以上相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。2001年11月29日，永和國(guó)際發(fā)展有限公司（美國(guó)）與原告訂立了《商標(biāo)使用許可合同》，約定永和國(guó)際發(fā)展有限公司（美國(guó)）許可原告使用系爭(zhēng)商標(biāo)，許可使用期限自2001年12月30日至 2006年12月30日止，許可使用商標(biāo)地域?yàn)椤爸腥A人民共和國(guó)”，商標(biāo)許可使用權(quán)的性質(zhì)為“獨(dú)占使用許可”，許可使用費(fèi)為人民幣6，000元/件，永和國(guó)際發(fā)展有限公司（美國(guó)）授權(quán)原告在商標(biāo)使用許可地域?qū)⑸虡?biāo)許可第三方使用等等。原告提供了部分《特許經(jīng)營(yíng)合同》以及加盟店和直營(yíng)店清單，以證明其許可第三方使用本案系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)，并設(shè)立了200多家“永和豆?jié){”加盟店。

　　被告于1999年8月26日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為：服裝、家用電器、日用百貨、皮革制品、飾品（不含金銀）、婚紗禮服的零售、批發(fā)；攝影；飯，菜，干、濕點(diǎn)心，飲料，堂飲酒。（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

　　2004年10月26日，原告向上海市盧灣區(qū)公證處申請(qǐng)證據(jù)保全。該公證處2位公證員隨同原告委托代理人于當(dāng)日下午前往上海市淮海中路778號(hào)鮮和尚永和豆?jié){店，取得訂餐單1份及蓋有被告單位發(fā)票專用章的發(fā)票2份。公證處工作人員對(duì)上述地址現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行拍照。上海市盧灣區(qū)公證處對(duì)此過(guò)程出具了（2004）滬盧證經(jīng)字第4390號(hào)《公證書(shū)》。在《公證書(shū)》中所附的照片等書(shū)面材料中顯示，被告在其經(jīng)營(yíng)的鮮和尚永和豆?jié){店的店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單等處使用了 “永和豆?jié){”的字樣。

　　庭審中，雙方當(dāng)事人均確認(rèn)“永和”為臺(tái)灣地區(qū)的一個(gè)地名。原告為本案訴訟支出律師費(fèi)人民幣3，000元，公證費(fèi)人民幣2，000元，查檔費(fèi)人民幣80元。

　　原審法院認(rèn)為：本案中，系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)由“永和”中文文字、拼音字母以及圖形“草帽臉”三部分組成。被告在其店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單等多處使用了“永和”字樣，因此，判斷被告的使用行為是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆與誤認(rèn)，關(guān)鍵在于“永和”兩個(gè)文字與系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成近似。雖然被告使用的“永和”兩個(gè)文字是系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)的組成部分，但原、被告在庭審中均確認(rèn)“永和”為臺(tái)灣地區(qū)的一個(gè)地名，故就“永和”兩個(gè)文字本身而言，其在區(qū)別不同商品和服務(wù)來(lái)源時(shí)顯著性較弱，且原告也未提交證據(jù)證明“永和”兩個(gè)文字經(jīng)過(guò)其使用后已經(jīng)產(chǎn)生區(qū)別于原第一含義（即地名含義）的具有顯著性的第二含義。因此，“永和”兩個(gè)中文文字并不是系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)的顯著識(shí)別部分。由于系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)系圖文組合商標(biāo)，與被告所使用的“永和”兩個(gè)文字有明顯的區(qū)別，而且兩者相同之處也不是系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)中起主要識(shí)別作用的部分。因此，以相關(guān)公眾的一般注意力進(jìn)行觀察和判斷，兩者在整體上并不構(gòu)成近似。

　　因此，被告雖然將系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)中的文字部分與其出售的商品即“豆?jié){”一起使用于其經(jīng)營(yíng)的餐飲店的店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單等處，在一定程度上對(duì)消費(fèi)者說(shuō)明了其所經(jīng)營(yíng)的服務(wù)內(nèi)容，但“永和”兩個(gè)文字與系爭(zhēng)注冊(cè)商標(biāo)既不相同也不近似。訴訟中，原告也未提交證據(jù)證明被告所實(shí)施的行為足以使普通消費(fèi)者對(duì)被告與原告之間存在特定的經(jīng)營(yíng)關(guān)系產(chǎn)生聯(lián)想或者誤認(rèn)，并對(duì)其商品、服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆，從而誤導(dǎo)了相關(guān)公眾。因此，原告的主張缺乏事實(shí)與法律依據(jù)，原審法院不予支持。據(jù)此原審法院依照《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十二條第（五）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第五十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決：原告上海弘奇食品有限公司的訴訟請(qǐng)求不予支持。案件受理費(fèi)2，010元，由原告上海弘奇食品有限公司負(fù)擔(dān)。

　　上海弘奇食品有限公司不服一審判決，向本院提起上訴，請(qǐng)求撤銷原判，依法改判并支持上訴人的訴訟請(qǐng)求。其上訴的主要理由是：一、原審法院以“永和”是地名為由，認(rèn)定其區(qū)別于不同商品和服務(wù)來(lái)源時(shí)顯著性較弱，認(rèn)為需要提供證據(jù)證明其經(jīng)過(guò)使用產(chǎn)生第二含義系對(duì)“永和”一詞的顯著性定性不當(dāng)，也是對(duì)商標(biāo)顯著性的錯(cuò)誤理解。因?yàn)椋荷显V人的商標(biāo)已獲得商標(biāo)局注冊(cè)，這本身已經(jīng)說(shuō)明商標(biāo)（包括文字）具有顯著性；從《商標(biāo)法》設(shè)立的相關(guān)禁用性規(guī)定看，上訴人之商標(biāo)顯然亦具有顯著性：“永和”一詞之含義遠(yuǎn)非地名所能涵蓋，因此，其顯著性也絕非地名所能削弱；二、原審法院認(rèn)為“永和”不是上訴人商標(biāo)的顯著部分，被上訴人使用 “永和豆?jié){”于上訴人系爭(zhēng)商標(biāo)不構(gòu)成近似，屬于認(rèn)定事實(shí)不清，定性錯(cuò)誤；三、原審法院以無(wú)直接證明效力為由，拒絕采納上訴人提供的有關(guān)商標(biāo)使用情況、商標(biāo)知名度證據(jù)，拒絕采納有關(guān)上訴人維權(quán)證據(jù)，也是錯(cuò)誤的；四、原審法院認(rèn)為上訴人沒(méi)有提供證明被上訴人行為足以使普通消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)、混淆或聯(lián)想，認(rèn)定被上訴人不構(gòu)成侵權(quán)，也是錯(cuò)誤的。

　　被上訴人上海西門(mén)町服裝有限公司答辯認(rèn)為，由于被上訴人使用的“永和豆?jié){”與上訴人的系爭(zhēng)商標(biāo)不近似，并未構(gòu)成侵權(quán)，其上訴理由不能成立，請(qǐng)求駁回上訴，維持原判。

　　上訴人在二審程序中向本院提供了以下五組新的證據(jù)材料：

　　第一組證據(jù)材料是“永和”和“永和及圖”在臺(tái)灣、新加坡、香港、泰國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)證（復(fù)印件），用以證明該些商標(biāo)在其他地區(qū)、國(guó)家的注冊(cè)情況；

　　第二組證據(jù)材料是“永和”文字的文化內(nèi)涵闡釋、永和企業(yè)文化宣傳材料等，用以證明“永和”文字本身即具有多種含義，且“永和”品牌創(chuàng)始后，即被賦予了特定的、不同于其第一含義（地名含義等）的文化內(nèi)涵與經(jīng)營(yíng)理念，并一直沿襲至今；

　　第三組證據(jù)材料是中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與上海連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)證明、永和豆?jié){產(chǎn)品銷售區(qū)域圖、廣告宣傳投入表、各類報(bào)刊對(duì)永和豆?jié){商標(biāo)、品牌認(rèn)同和良好評(píng)價(jià)的文章，以證明“永和”商標(biāo)經(jīng)過(guò)上訴人的宣傳和使用，產(chǎn)生了很高的公眾知曉度、美譽(yù)度和品牌影響力，具有顯著性；

　　第四組證據(jù)材料是上海市第一中級(jí)人民法院、江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院、浙江省金華市中級(jí)人民法院、河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院等的民事調(diào)解書(shū)、判決書(shū)，一些地區(qū)的工商行政管理局的處罰書(shū)、對(duì)永和豆?jié){的專項(xiàng)整治實(shí)施方案等，以證明各地法院的法官和工商局的行政官員既作為專家又作為消費(fèi)者，都對(duì)“永和”注冊(cè)商標(biāo)認(rèn)同趨于同一：即侵權(quán)人將與“永和”注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，造成混淆，誤導(dǎo)公眾，侵犯了上訴人的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)；

　　第五組證據(jù)材料是公證書(shū)及零點(diǎn)公司調(diào)查報(bào)告，以證明“永和”文字含義具有多樣性，受訪者認(rèn)為是臺(tái)灣地名的只占調(diào)查人數(shù)的1％，“永和豆?jié){”經(jīng)過(guò)上訴人的宣傳和使用，產(chǎn)生了極高的公眾知曉度和品牌影響力，被上訴人的店招裝潢和經(jīng)營(yíng)服務(wù)與上訴人“永和”注冊(cè)商標(biāo)近似，引起消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)，構(gòu)成侵權(quán)。

　　被上訴人經(jīng)質(zhì)證表示：關(guān)于上訴人提供的境外形成的文件，由于無(wú)原件，無(wú)法核對(duì)。對(duì)于境內(nèi)形成的證據(jù)，由于不了解情況也無(wú)法核對(duì)真?zhèn)危⑶遗c本案缺乏關(guān)聯(lián)性。

　　對(duì)于上訴人在二審程序中提供的五組新的證據(jù)材料，本院認(rèn)為：關(guān)于第一組證據(jù)，由于該組證據(jù)系境外形成的書(shū)證，未提供原件及相關(guān)公證認(rèn)證手續(xù)，且該組證據(jù)完全可以在一審階段提出，故該組證據(jù)不僅欠缺合法性而且不屬二審程序中的新證據(jù)，本院不予采信。關(guān)于第二組、第三組和第五組證據(jù)材料，雖然該些證據(jù)系一審判決之后收集、制作、形成的，但由于上訴人為原審中主張被侵權(quán)的永和組合商標(biāo)的利害關(guān)系人，且上訴人是依據(jù)一審公證書(shū)中載明的被上訴人于2004年10月26 日在經(jīng)營(yíng)的鮮和尚永和豆?jié){店的店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單等處使用了“永和豆?jié){”的行為，提起對(duì)被上訴人商標(biāo)侵權(quán)之訴的，上訴人對(duì)永和組合商標(biāo)的品牌識(shí)別度的主張完全可以在一審階段充分提出，包括有關(guān)在調(diào)查者中間對(duì)不同店鋪關(guān)系認(rèn)知度和是否有混淆、誤認(rèn)可能的市場(chǎng)調(diào)查，故該些證據(jù)不屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中二審新證據(jù)的范圍，且即便調(diào)查報(bào)告顯示消費(fèi)者存在對(duì)市場(chǎng)上眾多“永和豆?jié){”有混淆的可能，上訴人也未能提供證據(jù)證明其對(duì)永和豆?jié){享有專用權(quán)，故本院不予采納。關(guān)于第四組證據(jù)材料，雖然該些證據(jù)形成于一審舉證期限之后，但由于該些證據(jù)中出現(xiàn)的被告、被處罰人均是與被上訴人不同的主體，所涉的行為、性質(zhì)、情節(jié)、后果等也各不相同，與本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)即被上訴人在經(jīng)營(yíng)的鮮和尚永和豆?jié){店的店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單等處使用了“永和豆?jié){”的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并無(wú)關(guān)聯(lián)性，故本院亦不予采納。

　　被上訴人二審階段提供了《大上海臺(tái)商傳奇》一書(shū)，以證明上海“永和豆?jié){”的創(chuàng)始人是案外人喜年來(lái)餐飲公司總經(jīng)理邱耀輝。

　　上訴人經(jīng)質(zhì)證認(rèn)為，該證據(jù)形成時(shí)間早于一審的舉證期限，被上訴人完全可以在一審階段提出，根據(jù)相關(guān)證據(jù)規(guī)則的規(guī)定，不屬于新證據(jù)的范圍。

　　對(duì)于被上訴人在二審程序中提供的新的證據(jù)材料，本院認(rèn)為，由于該書(shū)于2003年9月就已出版發(fā)行，不屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中二審新證據(jù)的范圍，本院亦不予采納。

　　經(jīng)審理查明，原判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚。2003年1月23日，商標(biāo)局對(duì)永和國(guó)際發(fā)展有限公司（美國(guó)）和上海弘奇食品有限公司簽署的《商標(biāo)使用許可合同》予以備案，備案通知書(shū)載明“許可期限自2002年10月1日至2005年2月20日。”原審法院對(duì)該節(jié)事實(shí)進(jìn)行了認(rèn)定，但未予以完整表述，現(xiàn)一并更正。

　　本院認(rèn)為：永和國(guó)際發(fā)展有限公司（美國(guó)）經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，對(duì)其從弘奇食品有限公司（臺(tái)灣）受讓取得的注冊(cè)在第30類商品上的文字“永和”、拼音字母 “YUNG HO”及圖形“草帽臉”構(gòu)成的永和組合商標(biāo)，享有商標(biāo)專用權(quán)，上訴人作為永和組合商標(biāo)的被許可人，其所應(yīng)享有的被許可使用權(quán)也同樣受到法律保護(hù)。也正因?yàn)樵撋虡?biāo)為“永和”文字、拼音及圖的組合商標(biāo)，商標(biāo)法對(duì)組合商標(biāo)實(shí)行的是整體注冊(cè)整體保護(hù)的原則，故商標(biāo)的注冊(cè)人和利害關(guān)系人不能僅因組合商標(biāo)中包含了某個(gè)詞匯，且該詞語(yǔ)為一地理名稱時(shí)，對(duì)該詞語(yǔ)單獨(dú)主張專用權(quán)，禁止他人在相同、類似商品服務(wù)上對(duì)該詞語(yǔ)作地理意義上的合理使用。

　　上訴人上訴認(rèn)為，上訴人的商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，這本身已經(jīng)說(shuō)明商標(biāo)（包括文字）具有顯著性，而文字“永和”作為最顯著、最核心的要素，完全具備了幫助消費(fèi)者和公眾辨別豆?jié){商品及服務(wù)來(lái)源的作用。本院認(rèn)為，組合注冊(cè)商標(biāo)具有顯著性，并不說(shuō)明其中的文字組成部分也必然具有顯著性。另根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名不得作為商標(biāo)，該地名具有其他含義的除外。由于永和為山西省的一個(gè)縣的地名，原則上不能被申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，此外文字“永和”至今未被商標(biāo)局核準(zhǔn)為注冊(cè)商標(biāo)的事實(shí)，也進(jìn)一步證明了“永和”文字不具有顯著性。即便存在上訴人所稱的消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)上出現(xiàn)的各種永和豆?jié){等產(chǎn)生混淆的可能性，該混淆的產(chǎn)生也是基于商品、服務(wù)與出產(chǎn)、提供該商品、服務(wù)的地名的聯(lián)系而造成，即永和豆?jié){已與來(lái)自臺(tái)灣且具有臺(tái)灣風(fēng)味的小吃、快餐相聯(lián)系，而不是如上訴人所稱的“對(duì)豆?jié){商品及服務(wù)提供來(lái)源的混淆”。故上訴人僅以永和組合商標(biāo)中的文字部分“永和”，來(lái)主張對(duì)“永和”的專用權(quán)，禁止被上訴人在相同及類似的商品、服務(wù)上進(jìn)行合理的表述，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。

　　上訴人上訴認(rèn)為，被上訴人在經(jīng)營(yíng)的店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單等處使用的“永和豆?jié){”文字，構(gòu)成與上訴人被許可使用的永和組合商標(biāo)的近似，根據(jù)這一應(yīng)該但未予認(rèn)定的構(gòu)成商標(biāo)近似的結(jié)論，上訴人無(wú)須再證明被上訴人實(shí)施的行為使相關(guān)公眾產(chǎn)生了誤認(rèn)，一審法院適用法律錯(cuò)誤。本院認(rèn)為，根據(jù)商標(biāo)法和商標(biāo)法實(shí)施條例的規(guī)定，在同一種或者類似商品上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。由于被上訴人在其開(kāi)設(shè)的供應(yīng)有豆?jié){等臺(tái)灣小吃的快餐店中將“永和”作為其服務(wù)商標(biāo)中的一部分進(jìn)行使用，與上訴人的核定使用在第30類豆?jié){等商品之間存在特定聯(lián)系，故被上訴人提供的臺(tái)式餐飲的服務(wù)與上訴人的永和組合商標(biāo)被核定使用在包括豆?jié){等的商品之間的關(guān)系，應(yīng)認(rèn)定是商品和服務(wù)類似。但由于被上訴人并未在經(jīng)營(yíng)的快餐店中使用與上訴人的永和組合商標(biāo)完全相同的標(biāo)志，且其在店招、廣告燈箱、價(jià)目表、菜單、外賣(mài)袋等處使用“永和豆?jié){”時(shí)，同時(shí)標(biāo)明了“鮮和尚”文字，故在整體上并未形成與上訴人永和組合商標(biāo)的近似。基于兩者并未形成近似的事實(shí)、且上訴人也未提供誤導(dǎo)公眾的證據(jù)，原審法院由此認(rèn)定被上訴人的涉案行為不構(gòu)成對(duì)上訴人的商標(biāo)侵權(quán)的結(jié)論并無(wú)不當(dāng)。故上訴人的該上訴理由，本院不予支持。

　　上訴人認(rèn)為原審法院以無(wú)直接證明效力為由，拒絕采納上訴人提供的有關(guān)商標(biāo)使用情況、商標(biāo)知名度證據(jù)，拒絕采納有關(guān)上訴人維權(quán)證據(jù)，也是錯(cuò)誤的。本院認(rèn)為，由于該些證據(jù)中所涉及的內(nèi)容已不僅以永和組合商標(biāo)為限，如前所述，基于文字“永和”具有地理意義的指示作用，文字“永和”并不足以成為永和組合商標(biāo)中顯著識(shí)別部分，永和豆?jié){已與來(lái)自臺(tái)灣且具有臺(tái)灣風(fēng)味的小吃、快餐相聯(lián)系，且上訴人也未能提供證據(jù)證明其對(duì)永和豆?jié){享有專有權(quán)，況且上訴人提供的該些材料所涉對(duì)象、行為、性質(zhì)、地點(diǎn)之間均存在很大差異，與本案的個(gè)案處理并無(wú)直接必然聯(lián)系，由此原審法院不予采納的做法并無(wú)不當(dāng)。

　　綜上所述，原審法院認(rèn)定事實(shí)基本清楚，適用法律正確，審判程序合法，上訴人的上訴請(qǐng)求和理由沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　本案二審案件受理費(fèi)人民幣2，010元，由上訴人上海弘奇食品有限公司負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

　　審 判 長(zhǎng) ?朱 丹

　　代理審判員 ?李 瀾

　　代理審判員 ?王 靜

　　二OO六年一月十六日

　　書(shū) 記 員 ?劉潔華