上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控被告人吳*江、周*志、涂*名的行為構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪提請法院依法審判。上海市黃浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人吳*江、周*志、涂*名以營利為目的，未經(jīng)著作權(quán)人許可，生產(chǎn)海-寶形象美術(shù)作品的玩具掛件并對外銷售，系復(fù)制發(fā)行相關(guān)美術(shù)作品的行為，三名被告人均已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪，且屬“有其他特別嚴重情節(jié)”，依法應(yīng)予刑事處罰，故分別判處三名被告人有期徒刑四年，并處罰金7.5萬元。一審宣判后，被告人提出上訴，上海市第二中級人民法院經(jīng)審理后裁定駁回上訴，維持原判。

不同觀點

本案的特殊性在于涉案海-寶形象不僅進行了著作權(quán)登記，而且在第28類玩具類商品上進行了商標注冊。對于被告人生產(chǎn)海-寶形象毛絨玩具掛件的行為構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪觀點較統(tǒng)一，爭議較大的是被告人的行為是否構(gòu)成假冒注冊商標罪。

本案中，被告人系以假冒注冊商標罪被逮捕，卻以侵犯著作權(quán)罪被提起公訴，也反映出公訴機關(guān)對該問題存在著不同的認識。將他人的平面注冊商標用作相同商品的外形，或者說平面商標立體化使用是否構(gòu)成商標意義上的使用?如果構(gòu)成商標使用，是否是相同商標的使用，進而構(gòu)成假冒注冊商標罪?對此，實踐中存在著不同的觀點：

某公訴人認為，擅自制造和出售和海-寶形象相同形狀的玩具，就是在相同商品上使用同一商標，構(gòu)成商標侵權(quán)，嚴重的構(gòu)成假冒商標罪。因此，本案被告的行為實際上構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪和假冒注冊商標罪的競合，公訴機關(guān)可以任選其一提起公訴。

某教授認為，消費者之所以愿意購買毛絨**玩具，是因為海-寶形象本身可愛，是毛絨海-寶形象本身使商品具有了實質(zhì)性價值。很難想象消費者會將毛絨**玩具本身視為區(qū)別該玩具來源的標志。如果權(quán)利人申請將立體的海-寶形狀注冊在玩具上，也會因立體海-寶具有“美學(xué)功能性”而無法獲得注冊。因此，制售不帶有其他標志的假海-寶并不存在侵犯商標權(quán)的問題。而且獲得注冊的是平面海-寶形象，與立體的毛絨**玩具不可能構(gòu)成“同一商標”。

某工商執(zhí)法人員認為，本案中，被告將海-寶平面商標用作玩具的外形，屬于商標法意義上的商標使用行為，構(gòu)成商標侵權(quán);但由于平面商標和立體商標的表現(xiàn)形態(tài)不同，二者不屬于假冒注冊商標罪中對相同商標的使用，因此，不構(gòu)成假冒注冊商標罪。

法官說法：

平面商標立體化使用不屬于相同商標的使用

筆者同意第三種觀點，如果使用平面商標的商品形狀具有非功能性和顯著性，不管消費者事實上是否已經(jīng)將其視為識別商品來源的標識，我們都不能否認該商品形狀具有識別來源的可能性，他人作為商品形狀使用即構(gòu)成商標使用。但畢竟立體商標與平面商標的形態(tài)不同，在假冒注冊商標罪未明確規(guī)定的情況下，平面商標立體化使用并不屬于相同商標的使用，因此，并不受假冒注冊商標罪的規(guī)制。

1.涉案行為構(gòu)成商標使用行為

由于并非所有的平面商標當然可以注冊為三維立體商標，如果與平面商標相同的商品形狀并不滿足商標注冊的條件，他人將平面商標用作商品形狀自然不構(gòu)成商標使用。因此，問題轉(zhuǎn)化為特定的商品形狀是否可以進行立體商標的注冊。按照我國商標法的規(guī)定，三維標志申請商標注冊，不僅要具有顯著性，還需要具有非功能性。平面商標用作商品形狀若要構(gòu)成商標使用，也需要滿足非功能性和顯著性的要求。

一方面，海-寶形象作為商品形狀并不具有功能性。反對構(gòu)成商標使用的觀點認為，海-寶形象具有“美學(xué)功能性”，即使商品具有實質(zhì)性價值的形狀。理由為“消費者之所以愿意購買毛絨**玩具，是因為海-寶形象本身可愛，進而使商品具有了實質(zhì)性價值”。但筆者認為這種觀點并沒有準確把握商標法非功能性原則的立法宗旨。按照該觀點的邏輯，如果商品的形狀越與眾不同，在商業(yè)上越是成功，卻越不可能得到商標法的保護。這是與通常的商業(yè)實踐背離的，也會極大地抑制生產(chǎn)者在美化產(chǎn)品時的創(chuàng)造性和想象力。事實上，商家正是看中了產(chǎn)品外觀的獨特吸引力以及潛在的商業(yè)價值才將其用作商標。而三維標志申請商標注冊之所以受到非功能性的限制，并不是因為某個商品形狀十分可愛——沒有商家會選擇令消費者討厭的商品外觀，而是出于維護市場自由競爭的考慮。無論是商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，還是為獲得技術(shù)效果而需有的形狀，還是使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，如果允許注冊為商標，都會使商標權(quán)人獲得某種抑制自由競爭的優(yōu)勢。就本案而言，盡管海-寶形象十分可愛，特別受消費者歡迎，但競爭者并不是必須使用該形狀才能進行自由平等的競爭，其還可以設(shè)計出其他同樣好甚至更可愛的形象。

另一方面，海-寶形象作為商品形象也具有顯著性。與傳統(tǒng)商標相比，商品外形等立體商標要在消費者心目中實際獲得區(qū)別來源的功能確實很難，畢竟消費者的購物習(xí)慣需要時間培養(yǎng)。但在社會消費日益符號化的時代，只要特定的商品外形具有識別來源的可能性，不屬于商品通用的形狀或?qū)ι唐肪哂忻枋鲂缘男螤睿覀兙蛻?yīng)該允許其注冊為商標。即使該商品外形可能還具有其他諸如美化商品、吸引消費者等功能，我們也不應(yīng)忽略或否認其作為商標識別來源的功能。海-寶形象作為上海世博會的吉祥物，具有極高的知名度，不管消費者基于何種原因購買**毛絨玩具，消費者一看到**玩具便會聯(lián)想到上海世博會卻是不可爭辯的事實。因此，海-寶形狀不僅具有作為商標的固有顯著性，而且事實上也已經(jīng)具有獲得顯著性。既然海-寶形象滿足立體商標的注冊條件，可以作為立體商標使用，他人將海-寶形象用作商品形狀的行為自然構(gòu)成商標使用行為。

2.涉案行為不構(gòu)成相同商標的使用

最高人民法院、最高人民檢察院2004年12月施行的《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條第一款規(guī)定：“刑法第二百一十三條規(guī)定的‘相同的商標’，是指與被假冒的注冊商標完全相同，或者與被假冒的注冊商標在視覺上基本無差別、足以對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)的商標。”最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2011年1月頒布的《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條對此作了進一步明確，即具有下列情形的，可以認定為與其注冊商標相同的商標：改變注冊商標的字體、子母大小寫或者文字橫豎排列，與注冊商標之間僅有細微差別的;改變注冊商標的文字、字母、數(shù)字等之間的間距，不影響體現(xiàn)注冊商標顯著特征的;改變注冊商標顏色的;其他與注冊商標在視覺上基本無差別、足以對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)的商標。

平面商標用作商品外形明顯不屬于前面三種情形，那么是否屬于“在視覺上基本無差別”的商標呢?筆者認為，平面商標與商品形狀立體商標之間并不屬于視覺上基本無差別的相同商標，本案中被告的行為并不滿足假冒注冊商標罪的構(gòu)成要件。

首先，從表現(xiàn)形態(tài)上看，平面商標和商品形狀商標在視覺上存在較大差異。前者屬于二維平面標志;后者則是占據(jù)一定立體空間的三維標志。消費者在認牌購物過程中，雖然可能會認為使用平面商標商品形狀的商品與平面商標專用權(quán)人可能會存在直接或間接的聯(lián)系，進而發(fā)生混淆，但由于商品形狀除了區(qū)別來源功能，往往還具有吸引消費者等其他功能，消費者往往不會認為商品外形與平面商標是等同的，有的可能也不會馬上聯(lián)想到平面商標的存在。

其次，從商標法的保護條件看，平面商標和商品形狀立體商標受到保護的條件是不同的。某個平面標志雖然符合申請注冊平面商標的條件，但并不必然可以作為商品形狀注冊立體商標，仍然需要接受非功能性的審查。權(quán)利人享有平面商標的專用權(quán)，并不意味著對使用平面商標的商品形狀也享有專用權(quán)，權(quán)利人必須另行申請立體商標注冊。而如果平面商標和商品形狀商標屬于相同的商標，權(quán)利人便可以基于平面商標直接享有使用相關(guān)商品形狀立體商標的權(quán)利，這與商標法的規(guī)定是不相符合的。因此，平面商標和立體商標并不是相同的商標。

綜上，將平面商標用作商品的形狀進行立體化使用的行為雖然構(gòu)成商標使用行為，但由于這種使用不屬于在相同商品上使用相同商標，不滿足假冒注冊商標罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成假冒注冊商標罪。但由于海-寶形象既受到著作權(quán)的保護，又受到商標權(quán)的保護，在被告人的行為符合侵犯著作權(quán)罪構(gòu)成要件的情況下，法院以侵犯著作權(quán)罪追究被告人的刑事責(zé)任是正確的。

相關(guān)法律：

假冒注冊商標罪，是指違反國家商標管理法規(guī)，未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的行為。

未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，具有下列情形之一的，屬于刑法第二百一十三條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”，應(yīng)當以假冒注冊商標罪判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

(一)非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的;(二)假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;

(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

具有下列情形之一的，屬于刑法第二百一十三條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”