上訴人（原審被告）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校，住所地北京市海淀區(qū)中關(guān)村路15號(hào)。

　　法定代理人俞敏洪，校長。

　　委托代理人王立華，北京市天元律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人李琦，北京市天元律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審原告）（美國）教育考試服務(wù)中心（EDUCATIONALTESTINGSERVICE），住所地美國新澤西州08541普林斯頓羅斯代爾路和卡特路。

　　法定代表人科特·蘭德格拉夫，總裁兼首席執(zhí)行官。

　　委托代理人周強(qiáng)，北京市正見永申律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人董永森，北京市正見永申律師事務(wù)所律師。

　　上訴人北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校（簡稱新東方學(xué)校）因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，不服北京市第一中級(jí)人民法院（2001）一中知初字第35號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院2003年12月8日受理后，依法組成合議庭，于2004年4月28日公開開庭審理了本案。上訴人新東方學(xué)校的委托代理人王立華、李琦，被上訴人（美國）教育考試服務(wù)中心（簡稱ETS）的委托代理人周強(qiáng)、董永森到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　北京市第一中級(jí)人民法院判決認(rèn)定，中國和美國均是《伯爾尼保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品公約》的成員國，依據(jù)該公約，中國有義務(wù)對(duì)美國國民的作品在中國給予保護(hù)。ETS作為TOEFL考試的主持、開發(fā)者，獨(dú)立設(shè)計(jì)、創(chuàng)作完成了TOEFL考試題，并在美國就53套TOEFL考試題進(jìn)行了版權(quán)登記。從TOEFL考試題的內(nèi)容來看具有獨(dú)創(chuàng)性，屬于中國著作權(quán)法保護(hù)的作品范疇。新東方學(xué)校與ETS簽定有“盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議”和“文字作品復(fù)制許可協(xié)議”，有效期至1998年8月16日，其中明確約定了使用范圍。但新東方學(xué)校將TOEFL考試題以出版物的形式在其校內(nèi)和網(wǎng)上向不特定人公開銷售，超出了協(xié)議約定的使用范圍，并且協(xié)議期滿后新東方學(xué)校未與ETS簽定新的使用協(xié)議。新東方學(xué)校未經(jīng)ETS許可，擅自復(fù)制ETS享有著作權(quán)的TOEFL考試題，并將試題以出版物的形式通過互聯(lián)網(wǎng)渠道公開銷售，其行為侵害了ETS的著作權(quán)。ETS將TOEFL作為商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)，且其商標(biāo)均在有效期內(nèi)，故依據(jù)中國商標(biāo)法，ETS對(duì)TOEFL在第9類、第41類、第68類上享有商標(biāo)專用權(quán)，其合法權(quán)益受法律保護(hù)。新東方學(xué)校在其發(fā)行的TOEFL考試題出版物封面上以醒目的字體標(biāo)明TOEFL字樣，其使用TOEFL的商品類別與ETS注冊(cè)的第9類、第41類和第68類的商品類別相同，其標(biāo)明的TOEFL字樣也與ETS的注冊(cè)商標(biāo)完全一致，故新東方學(xué)校的行為構(gòu)成對(duì)ETS注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。新東方學(xué)校應(yīng)就其侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)的行為承擔(dān)停止侵害、賠償損失、消除影響，向ETS賠禮道歉等民事責(zé)任。

本案賠償數(shù)額的計(jì)算應(yīng)以2000年11月15日向前追溯二年，即從1998年11月15日開始計(jì)算。審計(jì)報(bào)告表明，新東方學(xué)校的收入主要是資料費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，賠償數(shù)額的計(jì)算也主要以這兩項(xiàng)收入為依據(jù)。ETS在主張權(quán)利的過程中支付了一定費(fèi)用，且這些費(fèi)用與本案訴訟具有直接關(guān)系，本院酌情予以確定。新東方學(xué)校因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)的行為所獲利潤相互重合，本院一并予以計(jì)算。依照《著作權(quán)法》第2條第2款、第47條第（1）項(xiàng)，《商標(biāo)法》第51條、第52條第（1）項(xiàng)之規(guī)定，判決：①新東方學(xué)校自判決生效之日起停止侵犯ETS著作權(quán)的行為，并于判決生效之日起15日內(nèi)將所有的侵權(quán)資料和印制侵權(quán)資料的軟片交法院銷毀；②新東方學(xué)校自判決生效之日起停止侵犯ETS商標(biāo)專用權(quán)的行為；③新東方學(xué)校自判決生效之日起30日內(nèi)在《法制日?qǐng)?bào)》上向ETS公開賠禮道歉；④新東方學(xué)校自判決生效之日起15日內(nèi)賠償ETS人民幣500萬元及合理訴訟支出52.2萬元；⑤駁回ETS的其他訴訟請(qǐng)求。

　　新東方學(xué)校不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。新東方學(xué)校上訴稱：第一、一審判決認(rèn)定ETS對(duì)其TOEFL考試題享有著作權(quán)，缺乏事實(shí)依據(jù)。實(shí)際上，考試題是不能作為作品受到我國法律保護(hù)的。第二、新東方學(xué)校只是在1997年和2000年兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，少量復(fù)制了TOEFL考試題，一審判決卻依據(jù)《審計(jì)報(bào)告》認(rèn)定我方大量復(fù)制并銷售了TOEFL考試題。實(shí)際上，《審計(jì)報(bào)告》沒有任何根據(jù)。第三、ETS是在庭審結(jié)束后才提出賠償合理訴訟支出的請(qǐng)求，并提供了相關(guān)的證據(jù)材料，一審法院對(duì)這些證據(jù)材料并未質(zhì)證就予以采信，同時(shí)支持了其訴訟請(qǐng)求，顯然是錯(cuò)誤的。第四、新東方學(xué)校在相關(guān)培訓(xùn)資料中只是敘述性或描述性地使用了TOEFL字樣，并未將TOEFL作為商標(biāo)使用，根本不會(huì)造成商品來源混淆之可能，實(shí)際上也從未造成過混淆，一審法院卻判定為侵犯ETS的商標(biāo)專用權(quán)，顯系錯(cuò)誤。第五、一審法院判決我方賠償ETS巨額經(jīng)濟(jì)損失缺乏依據(jù)。新東方學(xué)校提供考試培訓(xùn)并未侵犯ETS的著作權(quán)，一審法院卻將培訓(xùn)費(fèi)收入作為確定賠償額的基礎(chǔ)，明顯不合理。第六、新東方學(xué)校只少量向?qū)W員以外的人銷售了相關(guān)培訓(xùn)資料，一審判決卻判令我方在全國發(fā)行的《法制日?qǐng)?bào)》上賠禮道歉，也不夠公平合理。請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決之第二、三、四項(xiàng)并依法改判。ETS服從原審判決。

　　經(jīng)審理查明：ETS成立于1948年，TOEFL考試由其主持開發(fā)。1988年至1995年，ETS分別在中國核準(zhǔn)注冊(cè)了746636、771160、176265號(hào)“TOEFL”商標(biāo)，核定使用的范圍分別是盒式錄音帶、考試服務(wù)、出版物等。1989年至1999年，ETS將其開發(fā)的53套TOEFL考試題在美國版權(quán)局進(jìn)行了著作權(quán)登記。

新東方學(xué)校成立于1993年10月5日，系民辦非企業(yè)單位，主要從事外語類教學(xué)服務(wù)。1996年1月，北京市工商行政管理局就新東方學(xué)校擅自復(fù)制TOEFL考試題一事對(duì)其進(jìn)行了檢查，并責(zé)令其停止侵權(quán)。后新東方學(xué)校停止使用TOEFL考試資料，并主動(dòng)與ETS聯(lián)系，商談?dòng)袃斒褂肨OEFL考試資料問題，但未獲答復(fù)，遂繼續(xù)向?qū)W生提供TOEFL考試資料。1997年1月，北京市工商行政管理局再次對(duì)新東方學(xué)校進(jìn)行檢查，并扣壓了《TOEFL全真試題精選》等書籍資料。1997年2月18日，新東方學(xué)校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了詢問，并出具了保證書，承認(rèn)復(fù)制發(fā)行TOEFL考試題的行為侵犯了ETS的著作權(quán)，保證不再發(fā)生侵權(quán)行為。

1997年8月17日，ETS在中國大陸地區(qū)的版權(quán)代理人中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司與新東方學(xué)校簽訂了“盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議”和“文字作品復(fù)制許可協(xié)議”，許可新東方學(xué)校以非獨(dú)占性的方式復(fù)制協(xié)議附件所列的錄音制品和文字作品（共20套試題）作為內(nèi)部使用，但不得對(duì)外銷售，協(xié)議有效期1年。

2000年11月9日，中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司在新東方學(xué)校公證購買了“TOEFL系列教材”包括：《TOEFL系列教材聽力分冊(cè)》、《TOEFL系列教材語法分冊(cè)》、《TOEFL系列教材作文分冊(cè)》、《TOEFL系列教材閱讀分冊(cè)》、《最新練習(xí)題選編第一冊(cè)》、《最新練習(xí)題選編第二冊(cè)》、《最新練習(xí)題選編第三冊(cè)》8本圖書及25盒聽力磁帶。

2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局對(duì)新東方學(xué)校進(jìn)行檢查，并扣壓了部分涉嫌侵權(quán)的圖書。2000年12月25日受ETS委托，北京市正見永申律師事務(wù)所在新東方學(xué)校公證購買了“TOEFL系列教材”，包括：聽力分冊(cè)、聽力文字答案、語法分冊(cè)、作文分冊(cè)、閱讀分冊(cè)、最新練習(xí)題選編第一冊(cè)及聽力磁帶21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，狀告新東方學(xué)校侵害其著作權(quán)及商標(biāo)權(quán)。

2001年2月22日，一審法院對(duì)新東方學(xué)校的財(cái)務(wù)帳冊(cè)實(shí)施了證據(jù)保全，并委托北京天正會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)帳冊(cè)進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)結(jié)果表明：新東方學(xué)校的收入主要分為培訓(xùn)收入和資料收入。TOEFL培訓(xùn)收入：1998年為5210769元，占全年總培訓(xùn)收入的20.1%；1999年為8498039元，占全年總培訓(xùn)收入的23.5%；2000年為19795214元，占全年總培訓(xùn)收入的24.3%。資料收入：1998年為3012702元，1999年為4931191元，2000年為6983357元。TOEFL住宿班所收取的培訓(xùn)費(fèi)用中包括資料費(fèi)。另外，本案一審審理中，雙方當(dāng)事人就ETS主張權(quán)利的相關(guān)TOEFL考試題與被控侵權(quán)物進(jìn)行了對(duì)比。對(duì)比結(jié)果為：聽力分冊(cè)、聽力文字答案、語法分冊(cè)、作文分冊(cè)、閱讀分冊(cè)、最新練習(xí)題選編第一、二、三冊(cè)中被控侵權(quán)部分與相關(guān)的TOEFL考試題內(nèi)容一致；聽力磁帶與相關(guān)的TOEFL考試題內(nèi)容絕大部分相同。此外，“TOEFL聽力磁帶”、“TOEFL系列教材”的封面及包裝上均突出使用了“TOEFL”字樣。

　　上述事實(shí)，有第746636、176265、771160號(hào)商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)證書，北京市工商行政管理局物品暫扣證，俞敏洪談話記錄和保證書，《盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議》，《文字作品復(fù)制許可協(xié)議》，北京天正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司第431號(hào)審計(jì)報(bào)告，北京市公證處出具的公證書，崇文區(qū)公證處出具的公證書，被控侵權(quán)的圖書和錄音帶實(shí)物及雙方當(dāng)事人陳述等在案佐證。

　　本院認(rèn)為，中國和美國均是《伯爾尼保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品公約》的成員國，根據(jù)著作權(quán)法第2條第2款及《伯爾尼保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品公約》第3條第1款（A）項(xiàng)的規(guī)定，我國有義務(wù)對(duì)美國國民的作品在中國給予保護(hù)。《著作權(quán)法實(shí)施條例》第2條規(guī)定，著作權(quán)法所稱作品，指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)，具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力創(chuàng)作成果。

TOEFL試題分為聽力、語法、閱讀和寫作四個(gè)部分，由ETS主持開發(fā)設(shè)計(jì)，就設(shè)計(jì)、創(chuàng)作過程來看，每一道考題均需多人經(jīng)歷多個(gè)步驟并且付出創(chuàng)造性勞動(dòng)才能完成，具有獨(dú)創(chuàng)性，屬于我國著作權(quán)法意義上的作品，應(yīng)受我國法律保護(hù)。由此匯編而成的整套試題也應(yīng)受到我國法律保護(hù)。

根據(jù)本案查明的事實(shí)，新東方學(xué)校未經(jīng)著作權(quán)人ETS許可，以商業(yè)經(jīng)營為目的，以公開銷售的方式復(fù)制發(fā)行了TOEFL試題，其使用作品的方式已超出了課堂教學(xué)合理使用的范圍，故對(duì)新東方學(xué)校關(guān)于其相關(guān)行為系合理使用TOEFL試題的抗辯理由不予采信。新東方學(xué)校又主張，其系社會(huì)力量辦學(xué)，根據(jù)《民辦教育促進(jìn)法》的規(guī)定，屬于非營利機(jī)構(gòu)。本院認(rèn)為，新東方學(xué)校成立的目的與是否侵犯ETS著作權(quán)并無必然聯(lián)系，只要新東方學(xué)校實(shí)施的行為具有營利性，則必然對(duì)ETS的著作權(quán)構(gòu)成侵害，新東方學(xué)校的這一抗辯理由亦不能成立。

另外，1997年新東方學(xué)校法定代表人俞敏洪向北京市工商行政管理局出具的不再發(fā)生侵權(quán)行為的保證書以及與中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司簽訂的作品使用許可協(xié)議也表明，新東方學(xué)校承認(rèn)ETS對(duì)TOEFL試題享有著作權(quán)，并且明知其相關(guān)行為已侵犯了ETS的著作權(quán)。

綜上，新東方學(xué)校復(fù)制并且對(duì)外公開銷售TOEFL試題的行為已侵犯了ETS的著作權(quán)，理應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。但本院同時(shí)應(yīng)當(dāng)指出，鑒于TOEFL試題的特殊性質(zhì)以及新東方學(xué)校利用這一作品的特別形式及目的，新東方學(xué)校在不使用侵權(quán)資料的情況下在課堂教學(xué)中講解TOEFL試題應(yīng)屬于《著作權(quán)法》第22條規(guī)定的合理使用相關(guān)作品的行為，并不構(gòu)成對(duì)他人著作權(quán)的侵犯。

在我國目前的社會(huì)狀況下，出版發(fā)行屬于國家管制的特殊行業(yè)，出版物屬于特殊商品，對(duì)出版物的來源進(jìn)行識(shí)別一般是通過出版物的作者和出版單位來實(shí)現(xiàn)的。本案中，雖然ETS在出版物、錄音磁帶上合法注冊(cè)了TOEFL商標(biāo)，新東方學(xué)校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL聽力磁帶上”突出使用了“TOEFL”字樣，但新東方學(xué)校對(duì)“TOEFL”是在進(jìn)行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表明出版物的來源，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來源的誤認(rèn)和混淆。一審判決認(rèn)定新東方學(xué)校的相關(guān)行為侵犯了ETS的商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)屬不當(dāng)，本院予以糾正。

審計(jì)報(bào)告表明，新東方學(xué)校TOEFL項(xiàng)下的收入主要包括資料費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，TOEFL住宿生的資料費(fèi)已包含在培訓(xùn)費(fèi)中。一審法院參照TOEFL培訓(xùn)收入在全年培訓(xùn)總收入中所占比例確定TOEFL資料收入的相應(yīng)比例并無不當(dāng)，但酌情以一定的比例推算TOEFL住宿生的資料收入不夠嚴(yán)謹(jǐn)。本案二審審理中查明，1999年和2000年TOEFL住宿生的資料收入為773472元。故本院確認(rèn)，新東方學(xué)校TOEFL項(xiàng)下的侵權(quán)資料收入為3740186.2元，應(yīng)當(dāng)作為非法獲利賠償給ETS。ETS為本案訴訟而支出的合理費(fèi)用2.2萬元亦應(yīng)一并賠償。綜上，一審判決在新東方學(xué)校侵犯ETS著作權(quán)問題上認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，但關(guān)于侵犯商標(biāo)專用權(quán)及賠償數(shù)額的認(rèn)定和處理亦有不當(dāng)，本院應(yīng)予酌情糾正。上訴人新東方學(xué)校的上訴理由部分成立，其相應(yīng)的上訴請(qǐng)求本院應(yīng)予支持。

據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

　　一、維持北京市第一中級(jí)人民法院（2001）一中知初字第35號(hào)民事判決之第（一）、（三）、（五）項(xiàng)；即：(一)北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起立即停止侵犯（美國）教育考試服務(wù)中心TOEFL考試試題著作權(quán)的行為，并于判決生效之日起十五日內(nèi)將所有的侵權(quán)資料和印制侵權(quán)資料的軟片交法院銷毀;（三）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起三十日內(nèi)在《法制日?qǐng)?bào)》上向（美國）教育考試服務(wù)中心公開賠禮道歉，消除因其侵權(quán)行為造成的影響（逾期不履行，法院將在該報(bào)上刊登判決主文，費(fèi)用由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校承擔(dān)）；（五）駁回（美國）教育考試服務(wù)中心的其他訴訟請(qǐng)求。

　　二、撤銷北京市第一中級(jí)人民法院（2001）一中知初字第35號(hào)民事判決之第（二）、（四）項(xiàng)；即：（二）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起立即停止侵犯（美國）教育考試服務(wù)中心商標(biāo)專用權(quán)的行為；（四）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起十五日內(nèi)賠償（美國）教育考試服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬元及訴訟合理支出人民幣52.2萬元；

　　三、北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自本判決生效之日起十五日內(nèi)賠償（美國）教育考試服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)損失人民幣3740186.2元及合理訴訟支出人民幣2.2萬元。

　　一審案件受理費(fèi)118563.18元，由（美國）教育考試服務(wù)中心負(fù)擔(dān)58553.18元（已交納），由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校負(fù)擔(dān)60010元（于本判決生效之日起7日內(nèi)交納）；一審審計(jì)費(fèi)42860元，由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校負(fù)擔(dān)（于本判決生效之日起7日內(nèi)交納）；二審案件受理費(fèi)118563.18元，由（美國）教育考試服務(wù)中心負(fù)擔(dān)60010元（于本判決生效之日起7日內(nèi)交納），由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校負(fù)擔(dān)58553.18元（已交納）。

　　本判決為終審判決。

審判長劉繼祥

審判員魏湘玲

審判員孫蘇理

二○○四年十二月二十七日

書記員孫娜