上訴人（原審被告）北京市海淀區私立新東方學校，住所地北京市海淀區中關村路15號。

　　法定代理人俞敏洪，校長。

　　委托代理人王立華，北京市天元律師事務所律師。

　　委托代理人李琦，北京市天元律師事務所律師。

　　被上訴人（原審原告）（美國）教育考試服務中心（EDUCATIONALTESTINGSERVICE），住所地美國新澤西州08541普林斯頓羅斯代爾路和卡特路。

　　法定代表人科特·蘭德格拉夫，總裁兼首席執行官。

　　委托代理人周強，北京市正見永申律師事務所律師。

　　委托代理人董永森，北京市正見永申律師事務所律師。

　　上訴人北京市海淀區私立新東方學校（簡稱新東方學校）因侵犯著作權和商標專用權糾紛一案，不服北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第35號民事判決，向本院提起上訴。本院2003年12月8日受理后，依法組成合議庭，于2004年4月28日公開開庭審理了本案。上訴人新東方學校的委托代理人王立華、李琦，被上訴人（美國）教育考試服務中心（簡稱ETS）的委托代理人周強、董永森到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　北京市第一中級人民法院判決認定，中國和美國均是《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》的成員國，依據該公約，中國有義務對美國國民的作品在中國給予保護。ETS作為TOEFL考試的主持、開發者，獨立設計、創作完成了TOEFL考試題，并在美國就53套TOEFL考試題進行了版權登記。從TOEFL考試題的內容來看具有獨創性，屬于中國著作權法保護的作品范疇。新東方學校與ETS簽定有“盒式錄音帶復制許可協議”和“文字作品復制許可協議”，有效期至1998年8月16日，其中明確約定了使用范圍。但新東方學校將TOEFL考試題以出版物的形式在其校內和網上向不特定人公開銷售，超出了協議約定的使用范圍，并且協議期滿后新東方學校未與ETS簽定新的使用協議。新東方學校未經ETS許可，擅自復制ETS享有著作權的TOEFL考試題，并將試題以出版物的形式通過互聯網渠道公開銷售，其行為侵害了ETS的著作權。ETS將TOEFL作為商標核準注冊，且其商標均在有效期內，故依據中國商標法，ETS對TOEFL在第9類、第41類、第68類上享有商標專用權，其合法權益受法律保護。新東方學校在其發行的TOEFL考試題出版物封面上以醒目的字體標明TOEFL字樣，其使用TOEFL的商品類別與ETS注冊的第9類、第41類和第68類的商品類別相同，其標明的TOEFL字樣也與ETS的注冊商標完全一致，故新東方學校的行為構成對ETS注冊商標專用權的侵犯。新東方學校應就其侵犯著作權和商標專用權的行為承擔停止侵害、賠償損失、消除影響，向ETS賠禮道歉等民事責任。

本案賠償數額的計算應以2000年11月15日向前追溯二年，即從1998年11月15日開始計算。審計報告表明，新東方學校的收入主要是資料費和培訓費，賠償數額的計算也主要以這兩項收入為依據。ETS在主張權利的過程中支付了一定費用，且這些費用與本案訴訟具有直接關系，本院酌情予以確定。新東方學校因侵犯著作權和商標專用權的行為所獲利潤相互重合，本院一并予以計算。依照《著作權法》第2條第2款、第47條第（1）項，《商標法》第51條、第52條第（1）項之規定，判決：①新東方學校自判決生效之日起停止侵犯ETS著作權的行為，并于判決生效之日起15日內將所有的侵權資料和印制侵權資料的軟片交法院銷毀；②新東方學校自判決生效之日起停止侵犯ETS商標專用權的行為；③新東方學校自判決生效之日起30日內在《法制日報》上向ETS公開賠禮道歉；④新東方學校自判決生效之日起15日內賠償ETS人民幣500萬元及合理訴訟支出52.2萬元；⑤駁回ETS的其他訴訟請求。

　　新東方學校不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。新東方學校上訴稱：第一、一審判決認定ETS對其TOEFL考試題享有著作權，缺乏事實依據。實際上，考試題是不能作為作品受到我國法律保護的。第二、新東方學校只是在1997年和2000年兩個時間點上，少量復制了TOEFL考試題，一審判決卻依據《審計報告》認定我方大量復制并銷售了TOEFL考試題。實際上，《審計報告》沒有任何根據。第三、ETS是在庭審結束后才提出賠償合理訴訟支出的請求，并提供了相關的證據材料，一審法院對這些證據材料并未質證就予以采信，同時支持了其訴訟請求，顯然是錯誤的。第四、新東方學校在相關培訓資料中只是敘述性或描述性地使用了TOEFL字樣，并未將TOEFL作為商標使用，根本不會造成商品來源混淆之可能，實際上也從未造成過混淆，一審法院卻判定為侵犯ETS的商標專用權，顯系錯誤。第五、一審法院判決我方賠償ETS巨額經濟損失缺乏依據。新東方學校提供考試培訓并未侵犯ETS的著作權，一審法院卻將培訓費收入作為確定賠償額的基礎，明顯不合理。第六、新東方學校只少量向學員以外的人銷售了相關培訓資料，一審判決卻判令我方在全國發行的《法制日報》上賠禮道歉，也不夠公平合理。請求二審法院撤銷一審判決之第二、三、四項并依法改判。ETS服從原審判決。

　　經審理查明：ETS成立于1948年，TOEFL考試由其主持開發。1988年至1995年，ETS分別在中國核準注冊了746636、771160、176265號“TOEFL”商標，核定使用的范圍分別是盒式錄音帶、考試服務、出版物等。1989年至1999年，ETS將其開發的53套TOEFL考試題在美國版權局進行了著作權登記。

新東方學校成立于1993年10月5日，系民辦非企業單位，主要從事外語類教學服務。1996年1月，北京市工商行政管理局就新東方學校擅自復制TOEFL考試題一事對其進行了檢查，并責令其停止侵權。后新東方學校停止使用TOEFL考試資料，并主動與ETS聯系，商談有償使用TOEFL考試資料問題，但未獲答復，遂繼續向學生提供TOEFL考試資料。1997年1月，北京市工商行政管理局再次對新東方學校進行檢查，并扣壓了《TOEFL全真試題精選》等書籍資料。1997年2月18日，新東方學校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了詢問，并出具了保證書，承認復制發行TOEFL考試題的行為侵犯了ETS的著作權，保證不再發生侵權行為。

1997年8月17日，ETS在中國大陸地區的版權代理人中原信達知識產權代理有限責任公司與新東方學校簽訂了“盒式錄音帶復制許可協議”和“文字作品復制許可協議”，許可新東方學校以非獨占性的方式復制協議附件所列的錄音制品和文字作品（共20套試題）作為內部使用，但不得對外銷售，協議有效期1年。

2000年11月9日，中原信達知識產權代理有限責任公司在新東方學校公證購買了“TOEFL系列教材”包括：《TOEFL系列教材聽力分冊》、《TOEFL系列教材語法分冊》、《TOEFL系列教材作文分冊》、《TOEFL系列教材閱讀分冊》、《最新練習題選編第一冊》、《最新練習題選編第二冊》、《最新練習題選編第三冊》8本圖書及25盒聽力磁帶。

2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局對新東方學校進行檢查，并扣壓了部分涉嫌侵權的圖書。2000年12月25日受ETS委托，北京市正見永申律師事務所在新東方學校公證購買了“TOEFL系列教材”，包括：聽力分冊、聽力文字答案、語法分冊、作文分冊、閱讀分冊、最新練習題選編第一冊及聽力磁帶21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中級人民法院提起訴訟，狀告新東方學校侵害其著作權及商標權。

2001年2月22日，一審法院對新東方學校的財務帳冊實施了證據保全，并委托北京天正會計師事務所對相關財務帳冊進行了審計，審計結果表明：新東方學校的收入主要分為培訓收入和資料收入。TOEFL培訓收入：1998年為5210769元，占全年總培訓收入的20.1%；1999年為8498039元，占全年總培訓收入的23.5%；2000年為19795214元，占全年總培訓收入的24.3%。資料收入：1998年為3012702元，1999年為4931191元，2000年為6983357元。TOEFL住宿班所收取的培訓費用中包括資料費。另外，本案一審審理中，雙方當事人就ETS主張權利的相關TOEFL考試題與被控侵權物進行了對比。對比結果為：聽力分冊、聽力文字答案、語法分冊、作文分冊、閱讀分冊、最新練習題選編第一、二、三冊中被控侵權部分與相關的TOEFL考試題內容一致；聽力磁帶與相關的TOEFL考試題內容絕大部分相同。此外，“TOEFL聽力磁帶”、“TOEFL系列教材”的封面及包裝上均突出使用了“TOEFL”字樣。

　　上述事實，有第746636、176265、771160號商標注冊標證書，北京市工商行政管理局物品暫扣證，俞敏洪談話記錄和保證書，《盒式錄音帶復制許可協議》，《文字作品復制許可協議》，北京天正會計師事務所有限責任公司第431號審計報告，北京市公證處出具的公證書，崇文區公證處出具的公證書，被控侵權的圖書和錄音帶實物及雙方當事人陳述等在案佐證。

　　本院認為，中國和美國均是《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》的成員國，根據著作權法第2條第2款及《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》第3條第1款（A）項的規定，我國有義務對美國國民的作品在中國給予保護。《著作權法實施條例》第2條規定，著作權法所稱作品，指文學、藝術和科學領域內，具有獨創性并能以某種有形形式復制的智力創作成果。

TOEFL試題分為聽力、語法、閱讀和寫作四個部分，由ETS主持開發設計，就設計、創作過程來看，每一道考題均需多人經歷多個步驟并且付出創造性勞動才能完成，具有獨創性，屬于我國著作權法意義上的作品，應受我國法律保護。由此匯編而成的整套試題也應受到我國法律保護。

根據本案查明的事實，新東方學校未經著作權人ETS許可，以商業經營為目的，以公開銷售的方式復制發行了TOEFL試題，其使用作品的方式已超出了課堂教學合理使用的范圍，故對新東方學校關于其相關行為系合理使用TOEFL試題的抗辯理由不予采信。新東方學校又主張，其系社會力量辦學，根據《民辦教育促進法》的規定，屬于非營利機構。本院認為，新東方學校成立的目的與是否侵犯ETS著作權并無必然聯系，只要新東方學校實施的行為具有營利性，則必然對ETS的著作權構成侵害，新東方學校的這一抗辯理由亦不能成立。

另外，1997年新東方學校法定代表人俞敏洪向北京市工商行政管理局出具的不再發生侵權行為的保證書以及與中原信達知識產權代理有限責任公司簽訂的作品使用許可協議也表明，新東方學校承認ETS對TOEFL試題享有著作權，并且明知其相關行為已侵犯了ETS的著作權。

綜上，新東方學校復制并且對外公開銷售TOEFL試題的行為已侵犯了ETS的著作權，理應承擔相應的法律責任。但本院同時應當指出，鑒于TOEFL試題的特殊性質以及新東方學校利用這一作品的特別形式及目的，新東方學校在不使用侵權資料的情況下在課堂教學中講解TOEFL試題應屬于《著作權法》第22條規定的合理使用相關作品的行為，并不構成對他人著作權的侵犯。

在我國目前的社會狀況下，出版發行屬于國家管制的特殊行業，出版物屬于特殊商品，對出版物的來源進行識別一般是通過出版物的作者和出版單位來實現的。本案中，雖然ETS在出版物、錄音磁帶上合法注冊了TOEFL商標，新東方學校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL聽力磁帶上”突出使用了“TOEFL”字樣，但新東方學校對“TOEFL”是在進行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說明和強調出版物的內容與TOEFL考試有關，是為了便于讀者知道出版物的內容，而不是為了表明出版物的來源，并不會造成讀者對商品來源的誤認和混淆。一審判決認定新東方學校的相關行為侵犯了ETS的商標專用權應屬不當，本院予以糾正。

審計報告表明，新東方學校TOEFL項下的收入主要包括資料費和培訓費，TOEFL住宿生的資料費已包含在培訓費中。一審法院參照TOEFL培訓收入在全年培訓總收入中所占比例確定TOEFL資料收入的相應比例并無不當，但酌情以一定的比例推算TOEFL住宿生的資料收入不夠嚴謹。本案二審審理中查明，1999年和2000年TOEFL住宿生的資料收入為773472元。故本院確認，新東方學校TOEFL項下的侵權資料收入為3740186.2元，應當作為非法獲利賠償給ETS。ETS為本案訴訟而支出的合理費用2.2萬元亦應一并賠償。綜上，一審判決在新東方學校侵犯ETS著作權問題上認定事實清楚、適用法律正確，但關于侵犯商標專用權及賠償數額的認定和處理亦有不當，本院應予酌情糾正。上訴人新東方學校的上訴理由部分成立，其相應的上訴請求本院應予支持。

據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項之規定，判決如下：

　　一、維持北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第35號民事判決之第（一）、（三）、（五）項；即：(一)北京市海淀區私立新東方學校自判決生效之日起立即停止侵犯（美國）教育考試服務中心TOEFL考試試題著作權的行為，并于判決生效之日起十五日內將所有的侵權資料和印制侵權資料的軟片交法院銷毀;（三）北京市海淀區私立新東方學校自判決生效之日起三十日內在《法制日報》上向（美國）教育考試服務中心公開賠禮道歉，消除因其侵權行為造成的影響（逾期不履行，法院將在該報上刊登判決主文，費用由北京市海淀區私立新東方學校承擔）；（五）駁回（美國）教育考試服務中心的其他訴訟請求。

　　二、撤銷北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第35號民事判決之第（二）、（四）項；即：（二）北京市海淀區私立新東方學校自判決生效之日起立即停止侵犯（美國）教育考試服務中心商標專用權的行為；（四）北京市海淀區私立新東方學校自判決生效之日起十五日內賠償（美國）教育考試服務中心經濟損失人民幣500萬元及訴訟合理支出人民幣52.2萬元；

　　三、北京市海淀區私立新東方學校自本判決生效之日起十五日內賠償（美國）教育考試服務中心經濟損失人民幣3740186.2元及合理訴訟支出人民幣2.2萬元。

　　一審案件受理費118563.18元，由（美國）教育考試服務中心負擔58553.18元（已交納），由北京市海淀區私立新東方學校負擔60010元（于本判決生效之日起7日內交納）；一審審計費42860元，由北京市海淀區私立新東方學校負擔（于本判決生效之日起7日內交納）；二審案件受理費118563.18元，由（美國）教育考試服務中心負擔60010元（于本判決生效之日起7日內交納），由北京市海淀區私立新東方學校負擔58553.18元（已交納）。

　　本判決為終審判決。

審判長劉繼祥

審判員魏湘玲

審判員孫蘇理

二○○四年十二月二十七日

書記員孫娜